Проблемный товарный знак - товарный знак, осложненный тем, что в нем присутствуют элементы, провоцирующие эксперта принять решение об отказе в регистрации товарного знака.
Такими элементами могут быть:
- слова: «группа компаний», «горячо», «дом», «стул»,
- не типичные элементы (но спорные), например, реалистичные изобразительные элементы чего-либо, вошедшие во всеобщее употребление и т.п.
Приведем примеры товарных знаков, спорных, но зарегистрированных и разберем на примерах из практики нашей юридической компании, как решать проблемы при регистрации спорных товарных знаков:
- Словесный ТЗ – «Бовер», № 869547. ТЗ был зарегистрирован 16.05.2022 года.
Правообладатель считает, что он придумал слово – «бовер», для обозначения деревянных переносных киосков. И конечно, после регистрации товарного знака, компания пошла в суд взыскивать компенсации, с предпринимателей, которые использует слово «Бовер» в линейке товаров.
Дело дошло до Суда по интеллектуальным правам и суд указал на следующее (Дело № А56-57147/2021)
«Суд апелляционной инстанции не устанавливал, использовалось ли слово «бовер» другими хозяйствующими субъектами соответствующего специализированного сегмента рынка в качестве иного обозначения (синонима) слов «беседка», «киоск», «навес»; не дал оценки имеющимся в материалах дела доказательствам, представленным в подтверждение этого обстоятельства (например, в материала дела имеются скриншоты страниц сети Интернет, иных хозяйствующих субъектов, на которых содержится информация, что боверы – это многофункциональные навесы); не установил использовалось ли слово «бовер» ответчиком как средство индивидуализации или как обычное слово специализированной лексики в контексте описания товара».
В настоящий момент спор идет.
Однако, данная организация обратилась и к нашему клиенту, в связи с чем, мы провели экспертизу данного обозначения до даты регистрации товарного знака и выявили, что «бовер» - это не придуманное слово, оно с 2000 –х использовалось для обозначения тех самых переносных киосков.
Возникает вопрос, качественной проверки заявленного обозначения экспертом Роспатента.
Считаем, что при таких спорах, требуется проведение экспертизы и аннулирование товарного знака, который в принципе не должен был быть зарегистрирован для товаров, которые он индивидуализирует.
- AВТООЕМ – ТЗ № 1008700.
Клиент обратился за регистрацией товарного знака и у экспертов компании изначально были большие сомнения, т.к. знак регистрировали в классах машин и деталей для машин.
Роспатент вынес предотказ по п. 1 ст. 1483.
Однако, нами были приведены следующие доводы, которые позволили зарегистрировать товарный знак:
- Слово фантазийное, и не должно разделяться на части, как сделал Роспатент «Авто» «ОЕМ» (OEM (от англ. Original equipment manufacturer — «оригинальный производитель оборудования»).
- Принцип эстоппель (estoppel). Роспатент не может выносить два противоречащих друг другу решения по аналогичным вопросам. Принцип эстоппель устанавливает запрет на противоречивое поведение и обуславливает действие принципа законных ожиданий;
- Заявитель ведет деятельность под наименованием «AВТООЕМ» с 2013 года;
2. 8 wonders – ТЗ № 1008506
Данное обозначение Роспатент не хотел регистрировать по причине сходства его с уже зарегистрированным товарным знаком в одних и тех же классах, однако товары и услуги существенно отличались, в связи с чем мы выразили несогласие с мнением эксперта Роспатента, пояснив:
- В случаях установления однородности обращаем внимание на область применения (п.7.2.1.1 Приказ ФГБУ ФИПС от 20.01.2020 N 12 (ред. от 25.03.2022) "Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов")
Признаки однородности товаров подразделяются на основные и вспомогательные.
К основным признакам относятся:
- род (вид) товаров;
- назначение товаров;
- вид материала, из которого изготовлены товары.
3. Самое интересное - регистрация в 35 классе МКТУ для товарных знаков
Роспатент, по практике противопоставляют знаки, которые зарегистрированы в одном 35 классе, а Заявитель использует 35 класс для реализации товаров, которые указаны в заявке.
Мы считаем, что Роспатент должен обращать внимание на цель указания 35 класса в заявке на регистрацию, поскольку такие услуги как: реклама, маркетинг, демонстрация товаров применимы к любому классу МКТУ и соответственно в совокупности с другими классами такое противопоставление не логично, поскольку круг потребителей разный, и смешения как такого на рынке не происходит.
Конечно, регистрацией занимаются люди, поэтому субъективного взгляда на товарный знак не избежать. Регламенты Роспатента стандартизированы, и не охватывают весь объем заявок, которые подается сейчас.
К любому проблемному товарному знаку специалисты юридической компании «Невзорова и партнеры» подходят творчески и не пугаются предотказов, поскольку любую ситуацию можно изменить, представив убедительные доводы в Роспатент.
Заказать регистрацию товарного знака "под ключ" и получить консультацию юриста по предотказу Роспатент, можно:
- по телефону: +7(812) 603-47-69
- на странице услуги https://nevzorova.spb.ru/znak
- по электронной почте: info@nevzorova.ru
- через мессенджер: WhatsAPP