Обзор практики по вопросу массовой регистрации товарного знака
Массовая регистрация товарных знаков – конечно, такого понятия законодателем не закреплено, но среди юристов оно часто «ходит». Таких заявителей еще называют патентными троллями и как только еще их не называют.
Но часто массовая регистрация – это злоупотребление Заявителем своими правами и недобросовестная конкуренция.
Самое сложное в этой ситуации, что массовая регистрация вполне законный способ. Право на товарный знак принадлежит тому, кто его зарегистрировал — то есть массовому Заявителю. С этой позиции любой, кто пользуется похожим незарегистрированным брендом — злостный нарушитель.
Как определить, что массовый заявитель ведет недобросовестную конкуренцию?
- Обычно такие лица не оказывают никакие услуги и не продают товары;
- Деятельность юридического лица по ОКВЭД отличается от классов МКТУ, в которых зарегистрирован товарный знак;
Способы борьбы с такими лицами:
- аннулирование товарного знака, согласно ст. 1486 ГК РФ;
- обращение в Федеральную антимонопольную службу с заявлением о недобросовестной конкуренции;
Что по этому поводу думают суды?
15.11.2023 года появился Обзор, утвержденный Президиумом Верховного суда - судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков.
В данном обзоре были затронуты вопросы приобретения лицом права на товарный знак с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров.
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.12.2023 N 57-П "По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1252 и подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам"
В то же время само по себе последовательное (неодновременное) предъявление требований о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки несколькими правообладателями, если эти права одновременно нарушены размещением на товаре одного обозначения, не может расцениваться как злоупотребление правом, притом что влечет в любом случае повышенное обременение нарушителя исключительных прав, тогда как даже обращение с таким требованием одного лица по крайней мере не исключает, а чаще предполагает взыскание суммы в размере, превышающем необходимый для возмещения правообладателю убытков.
Определение Верховного Суда РФ от 20.01.2016 по делу N 310-ЭС15-12683, А08-8801/2013
Действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, при отсутствии фактического использования данного товарного знака самим правообладателем являются недобросовестными и не подлежат судебной защите. У истца, который в установленный законом срок не приложил усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить защиту права при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.
Решая вопрос о злоупотреблении правом со стороны истца, суд в подобных случаях, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение названного лица его использовать, причины неиспользования. Правообладателю может быть отказано в защите права в случае установления, что тот зарегистрировал товарный знак не с целью использовать его самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запретить третьим лицам использовать соответствующее обозначение.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2024 N 13АП-1519/2024 по делу N А42-6193/2023
Доказательства того, что истец, приобретая права на товарный знак, имел намерение фактически использовать его для индивидуализации товаров 20 класса МКТУ, в материалах дела отсутствуют.
В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В случае несоблюдения вышеуказанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).
При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.
Как отмечено в пункте 2 Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2023), приобретение лицом права на товарный знак с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров не допускается.
Признавая действия обращающегося за судебной защитой правообладателя по приобретению права на товарный знак злоупотреблением правом, суд должен учесть цель приобретения указанного права, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования.
Как отмечено в абзаце третьем пункта 154 Постановление N 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.
Таким образом, признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного знака обслуживания злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права.
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2024 N 13АП-631/2024 по делу N А21-7998/2023
Более того, правовая позиция в отношении ИП Ибатуллина А.В. относительно приобретения лицом права на товарный знак "ПЛАНЕТА" с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров не допускается, нашла свое отражение в пункте 2 Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023).
Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что представленными истцом доказательствами не подтверждается факт того, что истец использует зарегистрированные на его имя товарные знаки N 299509 и N 647502 для индивидуализации товаров, работ и услуг.
При таких обстоятельствах, в отсутствие доказательств наличия у истца или иного лица под его контролем активной деятельности по оказанию услуг с использованием спорного товарного знака, принимая во внимание последующее поведение предпринимателя, учитывая количество аналогичных исков ИП Ибатуллина А.В. о взыскании компенсации за использование достаточно распространенных обозначений, свидетельствующих о наличии у истца при приобретении прав на товарные знаки намерения на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на средство индивидуализации, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения, апелляционная коллегия приходит к выводу о том, что совокупность указанных обстоятельств является достаточной для вывода о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске (определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2023 N 301-ЭС23-2808 по делу N А11-417/2019).
Доказательств обратного в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцом не представлено, соответственно, суд приходит к выводу о том, что цель использования товарного знака истцом противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, о злоупотреблении истцом своим правом и в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации заявленные истцом требования не подлежат защите.
Пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит положение о том, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
На основании изложенного, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований.
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2023 N 15АП-15696/2023 по делу N А32-6199/2023
Судом апелляционной инстанции установлено, что принадлежащие истцу товарные знаки по свидетельству Российской Федерации N 299509 и N 647502 были использован ответчиком не на товарах (подпункт 1 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), а на вывеске принадлежащего ему магазина (подпункт 4 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).
При рассмотрении дела также не установлено ни одного случая продажи ответчиком товара, маркированного обозначением "Планета", в связи с чем отсутствуют основания для определения компенсации в размере двукратной стоимости контрафактного товара, маркированного товарным знаком или сходным с ним обозначением.
Вместе с тем подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ не предусмотрена возможность произведения расчета компенсации в зависимости от выручки, полученной ответчиком от своей деятельности. Исходя из вышеуказанной нормы закона и разъяснений пункта 61 постановления N 10, размер компенсации может быть определен правообладателем как двукратная стоимость контрафактного товара, маркированного товарным знаком или сходным с ним обозначением, либо как двукратная стоимость использования соответствующего товарного знака.
Поскольку при рассмотрении дела судом не было установлено ни одного случая продажи ответчиком товара, маркированного обозначением "Планета", то есть товара, на котором размещено такое обозначение, суд апелляционной инстанции не находит оснований для взыскания в пользу истца компенсации в двукратном размере стоимости товаров, вырученной ответчиком за последние три года.
С учетом положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ и пункта 2 статьи 1477 ГК РФ истец ошибочно полагает, что поскольку исковые требования по настоящему делу были предъявлены им в защиту знака обслуживания, ответчик использовал указанный товарный знак не в отношении товаров, а в отношении услуг по реализации товаров, то он вправе на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ требовать от ответчика выплаты компенсации в двукратном размере от полученной ответчиком выручки с незаконным использованием его товарного знака.
Данные доводы основаны на неправильном толковании правовых норм, которые подлежат применению исходя из их буквального значения. В подпункте 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ прямо указан порядок и способ подсчета компенсации, который подлежит применению к рассматриваемым правоотношениям.
Товарный знак истца зарегистрирован не в отношении товаров, а в отношении услуг по реализации товаров (без указания в наименовании услуг на конкретные товары).
С учетом того, что истцом не представлено надлежащих доказательств незаконного использования его товарных знаков ответчиком, а также не доказан размер запрашиваемой компенсации, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.
Исходя из свежих изменений в законодательстве возможно суды будут чаще обращать внимание на патентных троллей, однако пока практики по злоупотреблению совсем мало.