Массовая регистрация товарных знаков – конечно, такое понятие законодателем не закреплено, но среди юристов оно часто «ходит».
Таких заявителей, как только не называют, самое распространенное "патентные тролли"
Но часто, массовая регистрация – это злоупотребление заявителем своими правами и недобросовестная конкуренция.
Самое сложное в этой ситуации, что массовая регистрация вполне законный способ. Право на товарный знак принадлежит тому, кто его зарегистрировал — то есть массовому заявителю. С этой позиции любой, кто пользуется похожим незарегистрированным брендом — злостный нарушитель.
Как определить, что массовый заявитель ведет недобросовестную конкуренцию:
- Обычно такие лица не оказывают никакие услуги и не продают товары.
- Деятельность по ОКВЭД отличается от классов МКТУ, в которых зарегистрирован товарный знак.
Главный вопрос данного обзора: считается ли аккумуляция товарных знаков без намерения их использовать законной?
Что по этому поводу думают суды?
Самым свежее мнение по этому вопросу было дано в обзоре, утвержденном Президиумом Верховного суда - судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков от 15.11.2023 года.
В данном обзоре были затронуты вопросы приобретения лицом права на товарный знак с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак, в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров.
Считаем, что данные обзор имеет прямое отношение к массовой регистрации товарных знаков.
- Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.02.2016 N С01-11/2016 по делу N А21-8921/2014
Обстоятельства: Заявитель ссылается на нарушение прав на товарный знак «Сказка».
СИП указал, что Заявителем не доказано реальное использование товарного знака, а также, что действия Заявителя противоречат нормам статьи 10 ГК РФ и статьи 10 bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883, а также разъяснениям Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.07.2015 по делу N 310-ЭС15-2555, А08-8802/2013.
«Исходя из фактических обстоятельств конкретного спора следует, что правообладатель товарного знака не использует товарный знак, не является производителем продукции, ни каким образом не индивидуализирует свою деятельность с использованием этого товарного знака, то совокупность этих обстоятельств расценивается как злоупотребление правом со стороны правообладателя этого товарного знака (факт недобросовестной конкуренции) и является основанием для применения судом норм статьи 10 ГК РФ, то есть мотивом для отказа в судебной защите. Выводы судов о доказанности истцом намерения использования спорного товарного знака противоречат имеющимся в материалах дела доказательствам, поскольку представленные ассоциацией в подтверждение намерения использования спорного товарного знака лицензионные договоры заключены в отношении иных товарных знаков, составной частью которых является словесное обозначение "СКАЗКА". Каких-либо доказательств того, что истец намеревался использовать товарный знак по свидетельству Российской Федерации N 500219 как средство индивидуализации правообладателя, в материалах дела не имеется».
- Определение Верховного Суда РФ от 20.01.2016 по делу N 310-ЭС15-12683, А08-8801/2013
Требование: О запрете использовать обозначения для индивидуализации товаров, взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.
Обстоятельства: Истец ссылается на нарушение ответчиком исключительных прав на принадлежащие ему товарные знаки.
Суд по интеллектуальным правам своим постановлением решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции в части взыскания компенсации отменил, дело направил на новое рассмотрение, отметив, что в силу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, следовательно, именно хладокомбинат должен был доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) общества.
Верховный суд:
Действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.
Решая вопрос о злоупотреблении правом со стороны истца, суд в подобных случаях, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение названного лица его использовать, причины неиспользования. Правообладателю может быть отказано в защите права в случае установления, что тот зарегистрировал товарный знак не с целью использовать его самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запретить третьим лицам использовать соответствующее обозначение.
- Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.12.2023 N 15АП-15696/2023 по делу N А32-6199/2023
Обстоятельства: Суд усмотрел в действиях заявителя недобросовестность, а именно аккумуляцию товарных знаков без цели их использования.
«Могут быть признаны недобросовестными действия лиц, аккумулирующих товарные знаки, но их не использующих, в совокупности с другими обстоятельствами дела (в том числе с признаками, указанными в пунктах 5 и 6 настоящей справки), подтверждающими, что цель регистрации и использования товарного знака противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации товаров правообладателя.
При рассмотрении дела также не установлено ни одного случая продажи ответчиком товара, маркированного обозначением "Планета", в связи с чем отсутствуют основания для определения компенсации в размере двукратной стоимости контрафактного товара, маркированного товарным знаком или сходным с ним обозначением».
- Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2024 N 13АП-1519/2024 по делу N А42-6193/2023
Обстоятельства: В данном случае суд счел, что у Заявителя не было намерения использовать товарный знак.
«Доказательства того, что истец, приобретая права на товарный знак, имел намерение фактически использовать его для индивидуализации товаров 20 класса МКТУ, в материалах дела отсутствуют.
В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В случае несоблюдения вышеуказанных требований суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).
При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.
Как отмечено в пункте 2 Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2023), приобретение лицом права на товарный знак с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров не допускается.
Признавая действия обращающегося за судебной защитой правообладателя по приобретению права на товарный знак злоупотреблением правом, суд должен учесть цель приобретения указанного права, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования.
Как отмечено в абзаце третьем пункта 154 Постановление N 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по приобретению соответствующего товарного знака (по государственной регистрации товарного знака (в том числе по подаче заявки на товарный знак), по приобретению исключительного права на товарный знак на основании договора об отчуждении исключительного права) или действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.
Таким образом, признание наличия в действиях истца по приобретению и использованию спорного знака обслуживания злоупотребления правом в соответствии с пунктом 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в защите нарушенного права».
-
Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.02.2024 N 13АП-631/2024 по делу N А21-7998/2023
Обстоятельства: В данном случае суд усмотрел злоупотребление правом заявителя, а именно: попытку получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права).
«Более того, правовая позиция в отношении ИП Ибатуллина А.В. относительно приобретения лицом права на товарный знак "ПЛАНЕТА" с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров не допускается, нашла свое отражение в пункте 2 Обзора судебной практики по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023).
Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что представленными истцом доказательствами не подтверждается факт того, что истец использует зарегистрированные на его имя товарные знаки N 299509 и N 647502 для индивидуализации товаров, работ и услуг.
При таких обстоятельствах, в отсутствие доказательств наличия у истца или иного лица под его контролем активной деятельности по оказанию услуг с использованием спорного товарного знака, принимая во внимание последующее поведение предпринимателя, учитывая количество аналогичных исков ИП Ибатуллина А.В. о взыскании компенсации за использование достаточно распространенных обозначений, свидетельствующих о наличии у истца при приобретении прав на товарные знаки намерения на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительного права на средство индивидуализации, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения, апелляционная коллегия приходит к выводу о том, что совокупность указанных обстоятельств является достаточной для вывода о наличии в действиях истца признаков злоупотребления правом, что в силу части 2 статьи 10 ГК РФ является самостоятельным основанием для отказа в иске (определение Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2023 N 301-ЭС23-2808 по делу N А11-417/2019).
Доказательств обратного в нарушение части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцом не представлено, соответственно, суд приходит к выводу о том, что цель использования товарного знака истцом противоречит основной функции товарного знака, состоящей в индивидуализации производимых и реализуемых товаров, и свидетельствует о недобросовестном поведении правообладателя, о злоупотреблении истцом своим правом и в силу статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации заявленные истцом требования не подлежат защите.
Пункт 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит положение о том, что никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
На основании изложенного, суд первой инстанции обоснованно отказал в удовлетворении исковых требований».
Таким образом, суды признают насущную проблему в массовых регистрациях товарных знаков, с целью взыскания компенсаций и признают такие действия недобросовестными.
Такая практика идет относительно недавно, это значит, что при наличии признаков в заявителе «патентного тролля» на это обязательно нужно указывать судам, приведя доказательства аккумуляции товарных знаков, без намерения их использовать.
Такими доказательствами могут быть:
- информация ФИПС о товарных знаках, зарегистрированных на имя Заявителя;
- подтверждение, что Заявитель не использует товарные знаки;
- доказательства, что Заявитель использует судебную защиту при отсутствии достойного интереса (имитация нарушения исключительного права).
Юристы компании "Невзорова и партнеры" всегда готовы защитить Ваш бизнес от недобросовестных заявителей и своевременно зарегистрировать товарный знак.
Заявку на консультацию можно оставить:
- по телефону: +7(812) 603-47-69
- по электронной почте: info@nevzorova.ru
- через мессенджер: WhatsAPP